与专利质押和专利许可有关的8个重要问题

引言

在基于专利许可和专利转让等运营交易及基于PE、M&A和IPO等投融资交易的专利尽职调查中，专利质押担保中的质权人、专利许可交易中的被许可人、民事执行案件中的申请执行人等相关主体是否存有专利权益冲突或潜在的专利权益冲突系在第二轮或第三轮专利尽职调查中需重点核查的事项之一，并需就此厘定专利权益边界、甄别专利法律风险并提出相应的解决方案。

 

以专利质押和专利许可为例，专利质押后未经质权人同意，专利权人对外许可所签署的许可合同是否有效；许可未予备案的，在实现质权的过程中，因专利权发生转移，被许可人是否有权在专利实施许可合同（以下简称“许可合同”）期间继续实施专利等均系专利尽职调查关切的细节问题。本文以专利质押和专利许可为例，从在先行为与合同撤销、在先行为与登记备案、在先行为与相关费用等八(8)个方面阐述质权人和被许可人之间是否存有专利权益冲突，并提出相应的实务操作建议。

 

需特别说明的是，本文暂不考虑专利共有的情形，假定权利主体系单一专利权利人。

一、在先行为与在后行为的关系

（一）在先质押与在后许可的关系

专利权人把专利质押予质权人、签署专利权质押合同（以下简称“质押合同”）并完成质押登记后，未经质权人同意，关于专利权人能否把专利许可予被许可人，笔者结合相关规定阐述如下：

1、法律依据：

（1）《物权法》第二百二十七条第二款规定，“知识产权中的财产权出质后，出质人不得转让或者许可他人使用，但经出质人与质权人协商同意的除外。出质人转让或者许可他人使用出质的知识产权中的财产权所得的价款，应当向质权人提前清偿债务或者提存。”

（2）《担保法》第七十九条规定，“以依法可以转让的商标专用权，专利权、著作权中的财产权出质的，出质人与质权人应当订立书面合同，并向其管理部门办理出质登记。质押合同自登记之日起生效。”

《担保法》第八十条规定，“本法第七十九条规定的权利出质后，出质人不得转让或者许可他人使用，但经出质人与质权人协商同意的可以转让或者许可他人使用。出质人所得的转让费、许可费应当向质权人提前清偿所担保的债权或者向与质权人约定的第三人提存。”

2、法律分析：

（1）禁止性规定系管理性强制性规定：前述禁止性规定系管理性强制性规定，专利权人把专利质押予质权人、签署质押合同并完成质押登记后，未经质权人同意，专利权人不能把专利许可予被许可人。

（2）管理性强制性规定存在的法理基础：以专利权人、质权人和被许可人为例，在先质押后许可的情形下，若许可未经质权人同意，则质权人、被许可人和专利权人之间可能因特定的法律事项而产生争议并拟通过司法等途径予以救济，这势必会导致社会成本的增加，并不利于良性经济秩序的构建；在这个意义上，《物权法》和《担保法》方会安排前述管理性强制性规定，并从应然的角度要求各方主体均遵守前述管理性强制性规定，以达到理想的法律状态，这是前述管理性强制性规定存在的法理基础。当然，相关主体违反前述管理性强制性规定的，法律将对此如何评价系另一个层面上的问题。

3、实务要点：

因前述禁止性规定系管理性强制性规定，违反该规定的，许可合同并非必然无效（详情请参阅本文第三部分〔在先行为与合同效力的关系〕）。在专利许可实务中，笔者建议，专利权人应于许可前获得质权人的同意，以响应设定管理性强制性规定的法理价值；若事先未获知专利已被质押的，被许可人可基于许可合同实施专利，并建议后续通过法律谈判获得质权人的同意，并完成许可备案，以扩展其权益边界。

（二）在先许可与在后质押的关系

专利权人把专利许可予被许可人、签署许可合同并完成许可备案后，未经被许可人同意，关于专利权人能否把专利质押予质权人，笔者结合相关规定阐述如下：

1、法律依据：

（1）《物权法》第二百二十三条规定，“债务人或者第三人有权处分的下列权利可以出质：（一）汇票、支票、本票；（二）债券、存款单；（三）仓单、提单；（四）可以转让的基金份额、股权；（五）可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权；（六）应收账款；（七）法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。”

（2）《担保法》第七十五条规定，“下列权利可以质押：（一）汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单；（二）依法可以转让的股份、股票；（三）依法可以转让的商标专用权，专利权、著作权中的财产权；（四）依法可以质押的其他权利。”

《担保法》第七十九条规定，“以依法可以转让的商标专用权，专利权、著作权中的财产权出质的，出质人与质权人应当订立书面合同，并向其管理部门办理出质登记。”

2、法律分析：

质权设定的要求系专利权人与质权人签署质押合同并向国家知识产权局办理质押登记，质权自登记时设立。专利权人有当然的权利向质权人出质专利，与质权人签署质押合同并向国家知识产权局办理质押登记。且质权人基于专利权人对专利的质押设定的质权与被许可人基于专利权人对专利的许可获得的使用权并无权益冲突，质权亦不会对许可使用权造成损害或妨碍，专利权人把专利许可予被许可人、签署许可合同并完成许可备案后，无论被许可人是否同意，专利权人均有权把专利质押予质权人。

3、实务要点：

专利权人把专利许可予被许可人、签署许可合同并完成许可备案后，无论被许可人是否同意，专利权人均有权把专利质押予质权人。

二、在先行为与合同主体的关系

（三）在先质押与在后许可合同主体的关系

专利权人把专利质押予质权人、签署质押合同并完成质押登记后，未经专利权人同意质权人把专利许可予被许可人的，关于质权人能否把专利许可予被许可人，笔者结合相关规定阐述如下：

1、法律依据：

（1）《物权法》第二百一十四条规定，“质权人在质权存续期间，未经出质人同意，擅自使用、处分质押财产，给出质人造成损害的，应当承担赔偿责任。”

（2）《专利法》第十二条规定，“任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。”

（3）《专利实施许可合同备案办法》第三条第一款规定，“专利实施许可的许可人应当是合法的专利权人或者其他权利人。”